Abmahnung von der Kanzlei MB&P wegen Verletzung der Unionsmarke „BUTI“

Inhalt des Schreibens

Es liegt ein Abmahnschreiben der Patentanwaltskanzlei Müller-Boré & Partner vor, in welchem die Vertretung der in Pisa, Italien, ansässigen Firma BUTI S.R.L. angezeigt wird. Die Mandantin sei Inhaberin der Unionsmarke „BUTI“, welche insbesondere für Lederwaren und Lederimitationen sowie Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Taschen aller Art betreffenden Klassen eingetragen sei.

Die Mandantin habe festgestellt, dass der Abmahngegner die deutschen Marken „webuti“ und „webuti.de“ für zahlreiche Waren und Handelsdienstleistungen der betroffenen Klassen eingetragen habe. Die Waren und Handelsdienstleistungen von „webuti“ und „webuti.de“ seien entweder identisch oder sehr ähnlich zu den Waren der Unionsmarke „BUTI“. Die Marken seien ebenfalls hochgradig ähnlich, da die Marke „BUTI“ identisch übernommen worden sei. Somit bestehe Verwechslungsgefahr. Daraus folge ein Unterlassungsanspruch der Mandantin hinsichtlich der Nutzung der Zeichen „webuti“ und „webuti.de“ durch den Abmahngegner gemäß Art.9 Nr.2 lit. b Unionsmarkenverordnung (gemeint ist Art. 9 II lit. b UMV):

„Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

Außerdem habe die Mandantin Anspruch auf Erstattung ihrer Abmahnkosten. Darüber hinaus habe die Mandantin bereits Widerspruch gemäß § 42 Markengesetz gegen die Marke „webuti“ eingelegt, um deren Löschung zu bewirken.

An einer „streitigen Auseinandersetzung“ sei der Mandantin jedoch nicht gelegen. Der Abmahngegner wird unter Fristsetzung aufgefordert, die Zeichen „webuti“ und „webuti.de“ für die angegebenen Waren und Dienstleistungen der entsprechenden Klassen löschen zu lassen und eine schriftliche Erklärung mit dem Inhalt abzugeben, dass die Zeichen „webuti“ und/oder „webuti.de“ weder als Marke noch als Unternehmenskennzeichen im Zusammenhang mit den bezeichneten Waren und Dienstleistungen benutzt zu haben noch benutzen zu werden. Der Abmahner erklärt, die Mandantin werde nach Erhalt der Bestätigung der (teilweisen) Löschung der Marken sowie der aufgeforderten Erklärung ihren Widerspruch gegen die deutsche Marke „webuti“ und „webuti.de“ zurücknehmen und deren Eintragung sowie Benutzung für die verbliebenen Dienstleistungen dulden.

Einordnung

Art. 9 II lit. b UMV setzt voraus, dass eine Verletzung in Bezug auf die Herkunft möglich ist – also, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen entstammten dem demselben Unternehmen oder wirtschaftlich mit einander verbundenen Unternehmen (EuGH, Urteil vom 29.09.1998, C-39/97). Dabei ist auf die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise abzustellen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zusammensetzen (EuGH, Urteil vom 11.11.1997). In Anbetracht des Grades der Ähnlichkeit der Marken („BUTI“ zu „webuti“), der Ähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie des Umstands, dass sich die Waren und Dienstleistungen nicht an ein gewerbliches Publikum, sondern an die Allgemeinheit richten, spricht manches dafür, den Tatbestand des Art. 9 II lit. b UMV als erfüllt anzusehen.

Untypisch ist hinsichtlich der Forderung nach einer Unterlassungserklärung, dass zwar der erwartete Inhalt vorgegeben wird, jedoch kein durch den Abmahner verfasster Entwurf beiliegt. So besteht vorliegend kein Risiko, dass der Abmahngegner durch eine übereilte Unterzeichnung einer beigefügten Erklärung „übervorteilt“ wird. Dennoch empfiehlt es sich, einen auf die Gebiete des IT- und Markenrechts spezialisierten Rechtsanwalt zu kontaktieren, welcher zum einen die Rechtslage fachkundig überprüfen, zum anderen gegebenenfalls die Formulierung der geforderten Unterlassungserklärung übernehmen kann, um auszuschließen, dass diese entweder den Anforderungen nicht genügt oder aber zu weitreichend ist und den Abmahngegner über Gebühr benachteiligt.