Abmahnung von der Kanzlei MB&P wegen Verletzung der Unionsmarke „BUTI“

Achtung: Der Beitrag kann die rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen!

Inhalt des Schreibens

Es liegt ein Abmahnschreiben der Patentanwaltskanzlei Müller-Boré & Partner vor, in welchem die Vertretung der in Pisa, Italien, ansässigen Firma BUTI S.R.L. angezeigt wird. Die Mandantin sei Inhaberin der Unionsmarke „BUTI“, welche insbesondere für Lederwaren und Lederimitationen sowie Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Taschen aller Art betreffenden Klassen eingetragen sei.

Die Mandantin habe festgestellt, dass der Abmahngegner die deutschen Marken „webuti“ und „webuti.de“ für zahlreiche Waren und Handelsdienstleistungen der betroffenen Klassen eingetragen habe. Die Waren und Handelsdienstleistungen von „webuti“ und „webuti.de“ seien entweder identisch oder sehr ähnlich zu den Waren der Unionsmarke „BUTI“. Die Marken seien ebenfalls hochgradig ähnlich, da die Marke „BUTI“ identisch übernommen worden sei. Somit bestehe Verwechslungsgefahr. Daraus folge ein Unterlassungsanspruch der Mandantin hinsichtlich der Nutzung der Zeichen „webuti“ und „webuti.de“ durch den Abmahngegner gemäß Art.9 Nr.2 lit. b Unionsmarkenverordnung (gemeint ist Art. 9 II lit. b UMV):

„Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

Außerdem habe die Mandantin Anspruch auf Erstattung ihrer Abmahnkosten. Darüber hinaus habe die Mandantin bereits Widerspruch gemäß § 42 Markengesetz gegen die Marke „webuti“ eingelegt, um deren Löschung zu bewirken.

An einer „streitigen Auseinandersetzung“ sei der Mandantin jedoch nicht gelegen. Der Abmahngegner wird unter Fristsetzung aufgefordert, die Zeichen „webuti“ und „webuti.de“ für die angegebenen Waren und Dienstleistungen der entsprechenden Klassen löschen zu lassen und eine schriftliche Erklärung mit dem Inhalt abzugeben, dass die Zeichen „webuti“ und/oder „webuti.de“ weder als Marke noch als Unternehmenskennzeichen im Zusammenhang mit den bezeichneten Waren und Dienstleistungen benutzt zu haben noch benutzen zu werden. Der Abmahner erklärt, die Mandantin werde nach Erhalt der Bestätigung der (teilweisen) Löschung der Marken sowie der aufgeforderten Erklärung ihren Widerspruch gegen die deutsche Marke „webuti“ und „webuti.de“ zurücknehmen und deren Eintragung sowie Benutzung für die verbliebenen Dienstleistungen dulden.

Einordnung

Art. 9 II lit. b UMV setzt voraus, dass eine Verletzung in Bezug auf die Herkunft möglich ist – also, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen entstammten dem demselben Unternehmen oder wirtschaftlich mit einander verbundenen Unternehmen (EuGH, Urteil vom 29.09.1998, C-39/97). Dabei ist auf die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise abzustellen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zusammensetzen (EuGH, Urteil vom 11.11.1997). In Anbetracht des Grades der Ähnlichkeit der Marken („BUTI“ zu „webuti“), der Ähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie des Umstands, dass sich die Waren und Dienstleistungen nicht an ein gewerbliches Publikum, sondern an die Allgemeinheit richten, spricht manches dafür, den Tatbestand des Art. 9 II lit. b UMV als erfüllt anzusehen.

Untypisch ist hinsichtlich der Forderung nach einer Unterlassungserklärung, dass zwar der erwartete Inhalt vorgegeben wird, jedoch kein durch den Abmahner verfasster Entwurf beiliegt. So besteht vorliegend kein Risiko, dass der Abmahngegner durch eine übereilte Unterzeichnung einer beigefügten Erklärung „übervorteilt“ wird. Dennoch empfiehlt es sich, einen auf die Gebiete des IT- und Markenrechts spezialisierten Rechtsanwalt zu kontaktieren, welcher zum einen die Rechtslage fachkundig überprüfen, zum anderen gegebenenfalls die Formulierung der geforderten Unterlassungserklärung übernehmen kann, um auszuschließen, dass diese entweder den Anforderungen nicht genügt oder aber zu weitreichend ist und den Abmahngegner über Gebühr benachteiligt.

Klicken Sie auf das Formularfeld und kopieren Sie sich den HTML-Code heraus.

Weitere für Sie wahrscheinlich interessante Artikel
Unterlassungserklärung in einigen Fällen als Schuldanerkenntnis gewertet?

Das Landgericht Wiesbaden urteilte jüngst im Mai 2013, dass in einer Unterlassungserklärung  ein Schuldanerkenntnis liege, unabhängig davon, ob diese... Weiterlesen

Unterlassungserklärung / mod. UE was ist das und wie weit reicht ihr Wirkungsumfang?

Was versteht man eigentlich unter einer Unterlassungserklärung? Durch eine Unterlassungserklärung, auch als mod. UE abgekürzt, verpflichtet sich der... Weiterlesen

Videoblog

3 Tipps vor Abgabe einer Unterlassungserklärung / mod. UE!

Bewertungen auf google.com
RA Scholze

Rechtsanwalt Christoph Scholze
Fachanwalt für IT-Recht (Informationstechnologierecht)
TÜV geprüfter Datenschutzbeauftragter (DSB)
IHK geprüfter Informationssicherheitsbeauftrager (ISB)
Lehrbeauftragter Dozent bei der Thüringer Verwaltungsschule (TVS)
Tel.: +49 611 89060871

AID24 Rechtsanwaltskanzlei
in Erfurt, Wiesbaden und Frankfurt am Main

Kostenloser Rückruf erwünscht?
Upload der Abmahnung oder weiterer Unterlagen

Wir empfehlen Ihnen Ihre Dateien ausreichend zu verschlüsseln und uns separat zum von Ihnen genutzten Schlüssel zu informieren.

Die Dateien müssen kleiner als 8 MB sein.
Zulässige Dateierweiterungen: jpg jpeg pdf doc docx rar zip.

* Diese Angaben werden benötigt.

Kanzleibriefe
Verjährungsfristen im Markenrecht

Was bedeutet „Verjährung“? Wo ist die Verjährung im Markenrecht geregelt?... Weiterlesen

Vertragsstrafen bei erneuter Unterlassungserklärung

Verstoß gegen die Unterlassungserklärung: Was passiert mit dem Unterlassungsanspruch?... Weiterlesen

Vertragsstrafen im Markenrecht

Werden beispielsweise im Urheber- oder Markenrecht Rechte verletzt, wird der Inhaber Rechteinhaber in der Regel eine Abmahnung aussprechen, in welcher er einen Unterlassungsanspruch geltend macht und die Abgabe einer sogenannten strafbewehrten Unterlassungserklärung fordert. Dies dient dazu, die Wiederholungsgefahr, die Voraussetzung für das Bestehen des Unterlassungsanspruchs ist, zu beseitigen... Weiterlesen