Designrecht: Was ist bei Herstellung von Smartphonehüllen zu beachten?

Designrecht an Smartphonehüllendesigns

Das Smartphone ist zum alltäglichen Begleiter des Menschen geworden. Egal ob die Bahnverbindung zu überprüfen oder noch schnell den Kaffee beim Bäcker bezahlen, das Smartphone ist auf dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken und unverzichtbar. Das Smartphone ist da durch Umwelteinflüssen und der Gefahr von Stürzen ausgesetzt. Um so wichtiger ist es vielen den treuen Begleiter mit einer Hülle zu schützen. Doch was muss ein Hersteller von Smartphonehüllen bei der Gestaltung beachten, um Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen anderer Hersteller zu vermeiden.

Bestimmung des Schutzumfangs

Der Schutzumfang eines Designs wird durch unterschiedliche Faktoren bestimmt. Ein Designmuster ist neu, wenn seine spezifischen Eigenschaften im Inland zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht bekannt oder dem einschlägigen Gewerbegebiet bei der Betrachtung nicht bekannt sind. Die spezifischen Eigenschaften eines Musters sind gegeben, wenn eine eigenpersönliche, form- und farbenschöpferische Tätigkeit zur ästhetische Wirkung des Musters führt. Bei der Prüfung der Eigenschaften ist auf den Gesamtvergleich abzustellen.

„Neu iSd § 1 II GeschmMG aF ist ein Muster, wenn die seine Eigentümlichkeit begründenden Gestaltungselemente im Anmeldezeitpunkt den inländischen Fachkreisen weder bekannt sind noch bei zumutbarer Beachtung der auf den einschlägigen oder benachbarten Gewerbegebieten vorhandenen Gestaltungen bekannt sein konnten (BGH, GRUR 1969, 90 – Rüschenhaube). Als eigentümlich iSd § 1 II GeschmMG aF ist ein Muster anzusehen, wenn es in den für die ästhetische Wirkung maßgebenden Merkmalen als das Ergebnis einer eigenpersönlichen, form- und farbenschöpferischen Tätigkeit erscheint, die über das Durchschnittskönnen eines Mustergestalters mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebiets hinausgeht (BGH, GRUR 2016, 803 [805] Rn. 21 – Armbanduhr; BGH, GRUR 2008, 790 [791] Rn. 22 – „Baugruppe I“). Dabei ist die Prüfung der Eigentümlichkeit und ihres Grades – anders als die Prüfung der Neuheit – nicht durch einen Einzelvergleich des Klagemusters mit Entgegenhaltungen vorzunehmen, sondern durch einen Gesamtvergleich mit den vorbekannten Formgestaltungen (BGH, GRUR 2016, 803 [805] Rn. 21 – Armbanduhr; BGH, GRUR 1996, 767 [769] – Holzstühle). Nur durch einen solchen Vergleich mit der auf dem betreffenden Gebiet geleisteten formgestalterischen Vorarbeit in ihrer Gesamtheit und in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden freien Formen lässt sich feststellen, ob ein Muster einen schöpferischen Gehalt aufweist, wie er für den Geschmacksmusterschutz – jetzt Designschutz – erforderlich ist und welcher – den Schutzumfang bestimmender – Eigentümlichkeitsgrad erreicht ist (vgl. BGH, GRUR 1975, 81 [83] – Dreifachkombinationsschalter; BGH, GRUR 1980, 235 [236] – Play-family). Der Gesamtvergleich muss ausgehen von der Feststellung des Gesamteindrucks des Geschmacksmusters bzw. Designs und der Gestaltungsmerkmale, auf denen dieser Gesamteindruck beruht (BGH, GRUR 1996, 767 [769] – Holzstühle). Gestaltungen, die ausschließlich technisch bedingt sind, fehlt es an der Eigentümlichkeit (BGH, GRUR 1975, 81 [83] – Dreifachkombinationsschalter). Es kommt darauf an, ob ein ästhetischer Überschuss über die bereits durch den technischen Zweck gebotene Form erreicht wird.“

(OLG Hamburg Urt. v. 8.9.2016 – 5 U 173/12, GRUR-RS 2016, 128176 Rn. 33, beck-online, Markierung nicht im Original)

Der Schutzumfang eines Designs richtet sich nach der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers. Diese steht in Wechselwirkung zum Schutzumfang. Das bedeutet, dass ein enger Schutzumfang für Designs besteht, wenn diesem eine hohe Musterdichte und kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu Grunde liegt. Dem durchschnittlichen Benutzer entsteht durch kleinste Veränderungen ein anderer Gesamteindruck. Ein weiter Schutzumgang ist gegeben, wenn der Entwerfer ein großen Gestaltungsspielraum hat und die Musterdichte geringe ist. Selbst durch größere Gestaltungsunterschiede entsteht bei dem durchschnittlichen Benutzer kein anderer Gesamteindruck.

aa) Bei der Beurteilung des Schutzumfangs des Klagemusters ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen (Art. 10 II GGV). Zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters besteht eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können zu einem engen Schutzumfang des Musters mit der Folge führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während umgekehrt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers einen weiten Schutzumfang des Musters zur Folge haben können, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (vgl. BGH, GRUR 2011, 142 Rdnr. 17 = WRP 2011, 100 – Untersetzer; GRUR 2011, 1112 Rdnr. 32 = WRP 2011, 1621 – Schreibgeräte; GRUR 2012, 512 Rdnr. 24 – Kinderwagen I).

(GRUR 2013, 285, Rn. 31, beck-online, Markierungen nicht im Original)

Der Umfang des Schutzes eines Design kann bei der Anmeldung vom Anmelder beeinflusst werden. da der Umfang des anzumeldenden Designs anhand der eingereichten Wiedergabemittel bestimmt wird. So können Designs, welche mit abstrahierenden Wiedergabemittel angemeldet wurden oder die Anmeldung einer Grundform ohne marktübliche Applikationen vorgenommen wurde, einen breiteren Schutzumfang haben. Werden bei der Anmeldung des Designs Schwarz-Weiß-Fotographien eingereicht, ist die Tönung der Abstufungen der Grauwerte und der Hell Dunkel-Kontrast Schutzgegenstand.

Der Anmelder hat es in der Hand, durch die Wahl der Wiedergabemittel den Umfang des Schutzes des Designs zu bestimmen. So führen abstrahierende Wiedergabemittel zu einem breiteren Schutz. Wird eine Strichzeichnung hinterlegt, wird hierdurch ein Gegenstand mit bestimmten Konturen geschützt. In diesem Fall wird von den Farben des Gegenstands abstrahiert (Ruhl, GRUR 2010, 289 [297]). Ein weiteres, zu einem breiteren Schutz führendes Abstrahierungsmittel ist die Anmeldung einer Grundform ohne marktübliche Applikationen. Einen vergleichbaren Effekt kann die Wahl einer Schwarz-Weiß-Fotografie statt einer Fotografie mit konkreten Farben haben (Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 11 Rn. 28). Der Schutzumfang ist dann allerdings enger als bei der Wiedergabe einer Strichzeichnung, weil Schwarz-Weiß-Fotografien Grautöne mit unterschiedlicher Abstufung aufweisen. Schutzgegenstand ist bei diesen Eintragungen eine den Grauwerten entsprechende abgestufte Tönung, nicht jedoch eine Kombination beliebiger Farben (Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, § 38 Rn. 45).

Wird der Anmeldung eines Designs – wie hier – eine Schwarz-Weiß-Fotografie zur Wiedergabe des Designs beigefügt, in der ein Farbkontrast in Graustufen dargestellt wird, wird deshalb grundsätzlich der daraus ersichtliche Hell-Dunkel-Kontrast unabhängig von einer konkreten Farbgebung zum Schutzgegenstand gemacht.

BGH: (GRUR 2019, 835 Rn. 18 f., beck-online, Markierungen nicht im Original)

Das OLG Frankfurt a. M. stellte im Urteil vom 03.03.2018 fest, dass die Gestaltungsfreiheit für Smartphonehüllen eingeschränkt sein kann, da eine Vielzahl von bereits bekannten Designs zu einer hohen Musterdichte geführt hat. Des Weiteren ist der Schutzumfang eines eingetragenen Designs sehr eng, wenn die Form und Gestaltung eines Gegenstandes durch die Funktionalität und den Zweck bestimmt ist. Um dem Schutzbereich bereits bestehender Muster nicht zu verletzen, sind bereits kleine Veränderungen ausreichend, denn durch die geringen Gestaltungsunterschiede von den Hüllendesigns entsteht bei dem informierten Benutzer eine anderen Gesamteindruck. Dem entgegenzuhalten ist. die unzählbaren Kombinationsmöglichkeiten von Muster, Material und Farbe für die Hüllen, welche einen großen Spielraumschaffen. Der Schutzumfang eines bestehenden Design kann, durch den geringen Abstand zu einem neuen Design, begrenzt werden. Es ist festzuhalten, dass immer auf den Gesamteindruck des durchschnittlich informierten Benutzers abzustellen ist.

a) Für die Beurteilung des Schutzumfangs ist zunächst der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs zu ermitteln (§ 38 II 2 DesignG). Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Designs eine Wechselwirkung. Ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führt zu einem engen Schutzumfang mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können. Dagegen führt ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Designs, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken.

Der Grad der Gestaltungsfreiheit hängt in erster Linie davon ab, welche Grenzen der Verwendungszweck des Erzeugnisses dem Gestalter auferlegt; eine große Gestaltungsfreiheit in diesem Sinn wird durch eine etwa festzustellende große („quantitative“) Mustervielfalt lediglich bestätigt (vgl. Senat, GRUR-RR 2013, 251 – Henkellose Tasse; Senat, GRUR 2015, 890 – Möbelgriff). Die Gestaltungsfreiheit kann jedoch dadurch eingeengt sein, dass die Vielzahl vorbekannter Designs zugleich zu einer hohen („qualitativen“) Musterdichte geführt haben, weil sie untereinander nur noch einen geringen Abstand halten (vgl. Senat, GRUR 2015, 890 – Möbelgriff).

Im vorliegenden Fall schränkt der Verwendungszweck den Gestaltungsspielraum für die in Rede stehende Handy-Hülle ein. Es ist erforderlich, dass die Hülle das Gehäuse des jeweiligen Geräts nachzeichnet und dass Aussparungen für die Kamera und gegebenenfalls für weitere Bedienelemente vorhanden sind. Die Hülle muss genau zum jeweiligen Handytyp (hier: IPhone 4 u. 5) passen. Andererseits bleibt für die Gestaltung der Hüllenrückseite hinsichtlich des verwendeten Materials sowie des Einsatzes von Mustern und Farben ein beträchtlicher Spielraum. Für eine Einengung der Gestaltungsfreiheit durch eine hohe „qualitative“ Musterdichte im oben genannten Sinn bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Unter diesen Umständen ist von einem mittleren Grad an Gestaltungsfreiheit auszugehen.

b) Der Schutzumfang des geschützten Designs wird jedoch neben dem Grad der Gestaltungsfreiheit auch dadurch beeinflusst, welchen Abstand das Design vom vorbekannten Formenschatz hält.

[…]

Der Schutzumfang kann jedoch insoweit begrenzt werden, als eine angegriffene Ausführungsform – soweit sie nicht in jeder Hinsicht identisch mit dem Klagedesign ist – außerhalb des Schutzbereichs des Klagedesigns liegt, wenn sie vom Klagedesign denselben Abstand hält wie eine Entgegenhaltung aus dem vorbekannten Formenschatz.“

(OLG Frankfurt a. M. Urt. v. 3.3.2016 – 6 U 34/15, GRUR-RS 2016, 05170 Rn. 18-20, beck-online, Markierung nicht im Original)

Farbgestaltung der Hüllen

Bei der Farbauswahl der Design sind Farbmarken zu beachten. Ist eine Farbe als Farbmarke eingetragen kann es zu einer Markenrechtsverletzung kommen, wenn die Farbmarke für die identische Dienstleistung genutzt wird. Des Weiteren kann eine Farbe als Herkunftshinweis verwendet werden. Dies ist der Fall, wenn von einem durchschnittlichen Verbraucher die Farbmarke genau einem Unternehmen zugeordnet werden kann und der Verletzter genau darauf abzielt. Vorliegend lässt sich das BGH, Urteil vom 4. 9. 2003 - I ZR 44/01, als gutes Beispiel dafür heranziehen:

1. Die Kl. kann von der Bekl. verlangen, es zu unterlassen, für ihre Telefondienstleistungen wie mit der angegriffenen Anzeige zu werben. Die Bekl. verletzt die für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation eingetragene Klagemarke „magenta”, wenn sie in ihrer Werbung für identische Dienstleistungen wie in der beanstandeten Anzeige eine Farbe als Kennzeichen benutzt, die mit der als Marke geschützten Farbe magenta verwechslungsfähig ist (§ 14 II Nr. 2, III Nr. 5, V MarkenG).

             […]

aa) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann durch eine Werbeanzeige nur dann verletzt werden, wenn die Farbe darin als Herkunftshinweis verwendet wird. Für die Farbmarke gilt insoweit nichts anderes als für andere Markenformen. Wird eine Farbe in einer Werbeanzeige verwendet, besteht allerdings besonderer Anlass zu prüfen, ob dies herkunftshinweisend geschieht.

Bei dieser Prüfung ist auf das Verständnis des angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Bei Dienstleistungen der Telekommunikation gehören alle Verbraucher zu den maßgeblichen Verkehrskreisen. Die Verbraucher sehen in einer Farbe nicht in erster Linie einen Herkunftshinweis. Sie sind es nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung ohne Hinzutreten von grafischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, da eine Farbe als solche - zumindest bisher - in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet wird.

Nur ausnahmsweise kann angenommen werden, dass der Verkehr eine Farbe in einer Anzeige nicht nur als Gestaltungsmittel, sondern als Herkunftshinweis auffasst. Dazu ist es erforderlich, dass die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird.“

             (NJW-RR 2004, 256, beck-online, Markierung nicht im Original)

Materialgestaltung

Auch das Material kann von einem Designschutz umfasst sein, wenn dieses ursächlich für das Design ist. Dies bedeutet, dass die Materialwirkung für die Smartphonehülle erkennbar sein muss. Das ist der Fall, wenn die Hülle z. B. aus Silikon besteht, in einer bestimmten Art und Weise geformt ist und ein schutzfähiges Muster entsteht. Hierbei ist nicht die farbliche Ausgestaltung des Materials entscheidend.

Diese Ausführungen des BerG sind rechtlich bedenkenfrei. Die für die Schutzfähigkeit eines Musters entscheidende geschmackliche Wirkung wird allein durch das niedergelegte Muster, nicht dagegen durch Angaben in einer beigefügten Beschreibung festgelegt (RG in GRUR 1938, 343; OLG Hamm in GRUR 1939, 65/66; Furler, a.a.O., § 7 Anm. 7). Wird nicht ein Originalstück, sondern die Abbildung eines Musters hinterlegt, das auch ohne die Materialwirkung der Stoffart, für das es nach der Beschreibung bestimmt ist, schutzfähig ist, so kann zwar ein anderer, der für ein übereinstimmendes Muster den gleichen Werkstoff benutzt, jedenfalls dann nicht geltend machen, diese Ausführungsform falle wegen der besonderen geschmacklichen Wirkung, die allein auf dem verwendeten Material beruhe, aus dem Schutzbereich des Geschmacksmusters heraus, wenn diese Wirkung notwendig und ohne weiteres auch aus einer nur wörtlichen Beschreibung des Materials für jeden erkennbar mit seiner Verwendung verbunden ist. Bei einem Muster dagegen, das ohne die Wirkung des Materials, in der es nach den beschreibenden Angaben des Anmelders ausgeführt werden soll, einer schutzfähigen Eigenart entbehrt, kann die Materialwirkung den Schutz nicht begründen, wenn diese Wirkung aus dem in einer anderen Stoffart hinterlegten Muster oder seiner Abbildung nicht zu entnehmen ist.

              […]

Ist die Materialwirkung das für den Schutz des Musters Entscheidende, so muß der niedergelegte Gegenstand diese Materialwirkung erkennen lassen. Andernfalls vermag die Hinterlegung das Geschmacksmusterrecht nicht zu vollenden.

(GRUR 1962, 144, beck-online, Markierung nicht im Original)

Benutzung von Verkaufsfotos

Bei der Erstellung des Verkaufsangebotes sollte auf die Benutzung bereits existierender Fotos der Smartphonehüllen verzichtet werden. Ohne Einverständnis des Urhebers könnte eine Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegen. Zwar bringt das OLG Brandenburg in seinem Beschluss vom 22.08.2013 zum Ausdruck das an Produktfotos kein Motivschutz besteht., jedoch aber die Intention des Urhebers berücksichtigt werden muss. Diese liegt darin die Fotos für die eigene Verkaufspräsentation zu nutzen und nicht darin durch Dritte genutzt zu werden. Aus diesem Grund ist Vorsicht, bei der Benutzung von fremden Produktfotos geboten.

Die verfahrensgegenständlichen Lichtbilder dürften so genannte einfache sein, die dem Schutz des § 72 UrhG unterfallen. Die Lichtbilder geben ein Produkt naturgetreu wieder, die individuelle Gestaltung, die zu einer Bewertung als Lichtbildwerk iSv § 2 I Nr. 5 UrhG führen könnte, dürfte fehlen. Letztlich kommt es vorliegend darauf nicht an. Denn auch bei der identischen Übernahme eines einfachen Lichtbildes liegt eine Vervielfältigung nach § 16 UrhG vor, die der Zustimmung des Urhebers bedarf. Allerdings besteht für Produktfotos kein Motivschutz. Jedermann könnte die abgelichtete Handytasche in ähnlicher Art und Weise bildlich festhalten und vermarkten, ohne dass die Ast. dagegen vorgehen könnte (Fromm/Nordemann, § 72 Rn. 21).

 Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Ast. bzw. deren Geschäftsführer die verfahrensgegenständlichen Produktfotos allein zu dem Zwecke angefertigt hat, diese zu vermarkten durch Vertragsschluss mit im Internet geschäftlich handelnden Personen. Dass die Ast. auch für eigene Internetauftritte die Produktfotografien genutzt hat und ihr Interesse auch darauf gerichtet ist, die Nutzung der Lichtbilder durch Dritte zu unterbinden, ist nicht vorgetragen. Zudem sind Produktfotos der verfahrensgegenständlichen Art in zeitlicher Hinsicht nur begrenzt wirtschaftlich vermarktungsfähig. Der Markt für Produkte wie Handys und deren Accessoires unterliegt ständigen Veränderungen, da neue Produkte und neues Design auf den Markt drängen.

             (NJW-RR 2014, 227, beck-online, Markierung nicht im Original)

Kennzeichnung von Drittprodukten mit der eigenen Marke

Ein Verstoß gegen das Markenrecht ist gegeben, wenn geschützte Marken überklebt werden, unabhängig ob es sich um ein Drittprodukt oder ein eigenes Produkt handelt, und als eigene Produkte beworben werden. Von der Benutzung von eingetragenen Marken oder Designs ist abzusehen, da die Verwendung eine Verletzung der Rechte des Rechteinhabers darstellt.

„Die Beklagte habe als Täterin der Markenverletzung gehandelt, weil sie die Produkte aus Sicht des maßgeblichen Verkehrs als eigene Waren in den Verkehr gebracht habe. Die Beklagte versehe die Produkte spätestens vor dem Inverkehrbringen mit ihren eigenen „Redbubble“-Kennzeichen (indem sie etwa an den T-Shirts entsprechende „Redbubble“-Hangtags anbringe oder die Mobiltelefonhüllen in separate „Redbubble“-Schutzhüllen stecke und die Waren sämtlich in mit „Redbubble“ gekennzeichneten Transportverpackungen ausliefern lasse). Aus Sicht des verständigen Durchschnittsverbrauchers übernehme die Beklagte – im Gegensatz zu Online-Marktplätzen wie Ebay oder Amazon – durch die Kennzeichnung des Gesamterzeugnisses mit ihrer eigenen „Redbubble“-Marke ohne Hinweis auf einen etwaigen Drittanbieter die Produktverantwortung und erbringe nicht nur untergeordnete (Vermittlungs-)Dienstleistungen bei der Herstellung und der Kaufabwicklung. Die Kennzeichnung der Produkte mit der „Redbubble“-Marke erfolge im Auftrag der Beklagten und nicht im Auftrag des Verkäufers. Deshalb sei auch unerheblich, ob die Beklagte das fertige Produkt vor der Auslieferung überhaupt zur Kenntnis nehme oder einer Kontrolle unterziehe.“

             (GRUR-Prax 2018, 332, beck-online, Markierung nicht im Original)

DPMA-Register und weitere Register je nach Schutzgebiet

Eine vorherige Recherche in dem Register des DPMA ist unbedingt zu empfehlen. Das Register ist aufgeteilt in Patente, Gebrauchsmuster, Topografien und ergänzende Schutzzertifikate, sowie Marken und Geografische Herkunftsangaben und Designs. Dabei ist bezüglich der Handyhüllen auf den Bereich der Marken und speziell der Designs hinzuweisen. Im Bereich der Marken geht es vor allem um geschützte Marken von Unternehmen oder Farbmarken. Weiterhin ist eine Recherche im Register der Designs unerlässlich, bezüglich des Materials, die Form und welche Farben und Muster bereits für Smartphonehüllen eingetragen sind, um möglichen Verletzungshandlungen vorzubeugen. Das Register von Patent und Gebrauchsmuster sollte nicht übergangen werden, da eventuell auch dort bestimmte Schutzhüllen aufgeführt sein könnten.

Fazit

Bei der Gestaltung von Smartphonehüllen sollte der Schutzbereich bereits existierender Designs beachtet werden. Der Umfang des Schutzbereiches richtet sich nach dem Gesamteindruck des durchschnittloch informierten Benutzers und steht in Wechselwirkung zu dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers. Es reichen wahrscheinlich kleine Veränderungen aus, um nicht in den Schutzbereich des bestehenden Designs einzugreifen, wobei auch auf Ähnlichkeitsrechtsverletzungen zu achten ist, insoweit sollten stärkere Veränderungen am Design erfolgen. Es sollten keine identischen Designs übernommen werden oder identische Fotos zur Verkaufspräsentation genutzt werden. Weiterhin sollte eine DPMA-Registerabfrage erfolgen, um Rechtsverletzungen zu verhindern.