Markenrecht: Die markenrechtliche Werbefunktion und der Begriff der Werbung im Markenrecht

Häufig resultieren Abmahnungen daraus, dass im Internet unzulässigerweise mit Marken geworben beziehungsweise die sogenannte Werbefunktion einer Marke beeinträchtigt wird. Es stellt sich somit zunächst die Frage, was unter „Werbung“ zu verstehen ist.

Weite Auslegung des Begriffs „Werbung“ im Rahmen des Markenrechts

Der Begriff der Werbung ist im Markenrecht sehr weit zu fassen. Erfasst ist insbesondere die bildliche Darstellung von Waren mit entsprechender Kennzeichnung, aber auch die isolierte Verwendung von als Marken geeigneten Zeichen (etwa in bildlicher oder akustischer Darstellung). Inhaltlich genügt jede Maßnahme mit dem Ziel, unmittelbar oder mittelbar absatzfördernd zu wirken. Auch Maßnahmen, die ausschließlich dazu dienen, Aufmerksamkeit zu erregen oder das Image des Werbenden zu fördern, reichen aus:

„Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, dass die Beklagte durch die Verwendung des fraglichen Wort-/Bildzeichens zwar nicht die Herkunftsfunktion, wohl aber die Werbefunktion der Klagemarke beeinträchtigt hat. Es hat angenommen, die Beklagte habe (…) mit der Wiedergabe auch Werbezwecke verfolgt. (…). Entgegen der Auffassung der Revision kommt es für die Beeinträchtigung der Werbefunktion nicht darauf an, ob die Beklagte zur Angabe der Gegenstände, auf die sich ihre Dienstleistungen beziehen, auf die Wiedergabe einer der Marken der Klägerin angewiesen ist. (…). Ob die Verwendung der Klagemarke zur Bestimmung des Gegenstands der Dienstleistungen der Beklagten notwendig ist, hat das Berufungsgericht bei der Prüfung der Beeinträchtigung der Werbefunktion der Klagemarke zu Recht unberücksichtigt gelassen (…). Die Feststellung des Berufungsgerichts, dass durch die beanstandete Verwendung des Wort-/Bildzeichens die Werbefunktion der überragend bekannten Klagemarke beeinträchtigt werden kann, ist auch im Übrigen aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion ist gegeben, wenn durch die beanstandete Benutzung die Möglichkeit des Markeninhabers beeinträchtigt wird, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einzusetzen. Versucht ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung der Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, liegt regelmäßig eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke. Der mit der Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft verbundene Imagetransfer bewirkt im Allgemeinen auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der bekannten älteren Marke und damit eine Beeinträchtigung ihrer Werbefunktion.“ (BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 33/10)

Markenrechtsverletzung durch unzulässige Werbung in Form eines Callcenter-Anrufs

Auch ein Verkaufsgespräch stellt eine Werbemaßnahme dar. In dem der folgenden Entscheidung zugrunde liegenden Fall, handelte es sich bei der Antragstellerin um einen Rechtschutzversicherer mit Sitz in Hamburg und Inhaberin der Wortmarke „AdvoCard“. Die Antragsgegnerin war Betreiber eines Online-Anwaltssuchdienstes unter der Domain „advogarant.de“ und warb bei Anwälten für ihren Service über Anrufe aus einem Call-Center. Die Callcenter-Mitarbeiter stellten sich dabei am Telefon mit „XY von der AdvoCard Hamburg“ vor.

„Es besteht ein Verfügungsgrund, denn die für den Erlass der einstweiligen Verfügung erforderliche Dringlichkeit ist nach dem hier vorliegenden Zeitablauf gegeben. Es besteht ferner der von der Ast. geltend gemachte Verfügungsanspruch. Die Ast. kann von der Ag. beanspruchen, dass diese im geschäftlichen Verkehr die Behauptung unterlässt, sie sei die Ast., und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Telefonwerbung der Ag. gegenüber Rechtsanwälten. Dieser Unterlassungsanspruch folgt aus § 14 V, III, II Nr. 1 MarkenG. Denn die Verletzungshandlungen des § 14 III Nr. 2, 3 und 4 MarkenG können bei Wortzeichen auch durch mündliche Wiedergabe, z.B. im Rahmen eines telefonischen Angebots begangen werden. Unabhängig davon wäre ein solches Verhalten auch nach § 3 UWG verboten. Auch die für einen entsprechenden Unterlassungsanspruch außerdem grundsätzlich erforderliche Wiederholungsgefahr ist vorliegend zu bejahen.“ (LG Hamburg, Urteil vom 30.03.2004 – 312 O 182/2004)

Beeinträchtigung der Werbefunktion durch Entfernung des Markenzeichens

Ebenfalls liegt eine Verletzung der Werbefunktion einer Marke vor, wenn eine Gesellschaft Waren außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes erwirbt und dann, ehe sie die Waren unter ihrem eigenen Zeichen im EWR weiterveräußert, alle Markenzeichen des Herstellers (hier Mitsubishi) entfernt:

„Die Werbefunktion der Marke besteht darin, eine Marke für Zwecke der Werbung einzusetzen, um den Verbraucher zu informieren oder zu überzeugen. Der Inhaber einer Marke darf es daher insbesondere verbieten, dass ohne seine Zustimmung ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn durch diese Benutzung seine Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen, beeinträchtigt wird. (…). Ferner nehmen die Entfernung der mit der Marke identischen Zeichen und die Anbringung neuer Zeichen auf den Waren dem Markeninhaber die Möglichkeit, die Kunden durch die Qualität seiner Waren zu binden und beeinträchtigen die Investitions- und die Werbefunktion der Marke, wenn die fragliche Ware – wie im vorliegenden Fall – noch nicht unter der Marke des Inhabers von diesem oder mit seiner Zustimmung auf diesem Markt in den Verkehr gebracht wurde. Dadurch, dass die Waren des Markeninhabers in den Verkehr gebracht werden, bevor dieser sie, mit der Marke versehen, in den Verkehr gebracht hat, so dass die Verbraucher diese Waren kennen, bevor sie sie mit der Marke in Verbindung bringen können, kann es dem Markeninhaber nämlich wesentlich erschwert werden, die Marke zum Erwerb eines Rufs, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, und als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen. Ferner nehmen solche Verhaltensweisen dem Markeninhaber die Möglichkeit, durch ein erstmaliges Inverkehrbringen im EWR den wirtschaftlichen Wert der mit der Marke versehenen Ware und somit seine Investition zu realisieren.“ (EuGH, 25.07.2018 – C-129/17)

Markenrecht und Werbung im Internet durch Google Ads

Wegweisend zur Werbung im Internet ist die „Adwords“-Entscheidung des EuGH. Adwords sind diejenigen Werbeanzeigen, die Google (oder andere Suchmaschinen) nicht in der Trefferliste, sondern getrennt davon als „Anzeigen“ angibt. Diese Adwords werden von Google verkauft, wobei der Käufer die entsprechenden „Keywords“ auswählt.

„Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden verbieten darf, auf ein mit dieser Marke identisches Schlüsselwort, das von diesem Werbenden ohne seine Zustimmung im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt wurde, für Waren oder Dienstleistungen, die mit den von der Marke erfassten identisch sind, zu werben, wenn aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. Der Anbieter eines Internetreferenzierungsdienstes, der ein mit einer Marke identisches Zeichen als Schlüsselwort speichert und dafür sorgt, dass auf dieses Schlüsselwort Anzeigen gezeigt werden, benutzt dieses Zeichen nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 bzw. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94. Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr") ist dahin auszulegen, dass die darin aufgestellte Regel auf den Anbieter eines Internetreferenzierungsdienstes Anwendung findet, wenn dieser keine aktive Rolle gespielt hat, die ihm eine Kenntnis der gespeicherten Daten oder eine Kontrolle über sie verschaffen konnte. Hat dieser Anbieter keine derartige Rolle gespielt, kann er für die Daten, die er auf Anfrage eines Werbenden gespeichert hat, nicht zur Verantwortung gezogen werden, es sei denn, er hat die Informationen nicht unverzüglich entfernt oder den Zugang zu ihnen gesperrt, nachdem er von der Rechtswidrigkeit dieser Informationen oder Tätigkeiten des Werbenden Kenntnis erlangt hat.“ (EuGH, Urteil vom 23.03.2010 – C-236/08)

Im Zuge der Werbung mittels Adwords, kann somit eine Markenrechtsverletzung durch das Unternehmen begangen worden sein, wenn dieses fremde Marken als „Keywords“ nutzt. Der Betrieb von Adwords durch Google selbst, stellt hingegen keine Markenrechtsverletzung dar. Google selbst haftet für entsprechende Markenrechtsverletzungen nur für Untätigkeit trotz Kenntnis der Verletzung.

Fazit zu Werbung im Markenrecht

Der markenrechtliche Werbebegriff ist denkbar weit zu verstehen. Bei der Verwendung von Markenzeichen im geschäftlichen Verkehr ist daher Vorsicht geboten. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich daher, einen auf das Markenrecht spezialisierten Fachanwalt zu kontaktieren.

Einen ausführlichen Ratgeber zur Verteidigung einer Abmahnung finden Sie hier.