Verwirkungsfristen im Markenrecht

Was ist „Verwirkung“? Wo sind Verwirkungsfristen im Markenrecht geregelt?

Im Gegensatz zur Verjährung ist zu beachten das bei der Verwirkung eine Einwendung vorliegt, die von Amts wegen berücksichtigt werden muss:

„Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens, bei dem der Verstoß gegen Treu und Glauben in der Illoyalität der verspäteten Rechtsausübung liegt.“
(BGH, Urteil vom 18.01.2012 – I ZR 17/11)

Die Verwirkung ist im allgemeinen Zivilrecht nicht ausdrücklich normiert, sondern wird aus § 242 BGB (Treu und Glauben) hergeleitet:

„Die Verwirkung schließt als ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB) die illoyal verspätete Geltendmachung eines Rechts aus. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist ein Recht verwirkt, wenn der Berechtigte es längere Zeit hindurch nicht geltend gemacht hat (Zeitmoment) und der Verpflichtete sich darauf eingerichtet hat und sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte, dass dieser das Recht nicht mehr geltend machen werde (Umstandsmoment).“
(BGH, Urteil vom 06.02.2014 – I ZR 86/12)

Im Markenrecht ist die Verwirkung jedoch in § 21 MarkenG ausdrücklich geregelt:

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt. (§ 21 MarkenG)

§ 21 IV MarkenG kann insoweit als (klarstellender) „Verweis“ auf eine daneben mögliche Verwirkung gemäß § 242 BGB (s.o.) verstanden werden. Eine zusätzliche markenrechtliche Verwirkungsregel findet sich in § 51 II MarkenG:

Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat. (§ 51 II MarkenG)

Es gelten also Verwirkungsfristen von fünf Jahren ab Kenntnis.

Verjährungsfristen im Markenrecht: Welche Ansprüche sind betroffen?

Die Verwirkungsregel gemäß § 51 II MarkenG bezieht sich auf den Anspruch auf Löschung einer Marke aus dem Register (§ 50 I MarkenG). Der Wortlaut der Verwirkungsregeln gemäß § 21 I, II MarkenG beinhaltet nur Unterlassungsansprüche („hat nicht das Recht…zu untersagen“). Nach Auffassung des BGH sind allerdings auch weitere Ansprüche wie insbesondere Schadensersatz-, Auskunfts- und Vernichtungsansprüche erfasst, weshalb eine diesbezügliche Vorlagefrage an den EuGH erging:

„Nach § 21 I MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Mit § 21 MarkenG hat der Gesetzgeber die in Art. 9 der RL 2008/95/EG vorgesehene Verwirkung von Ansprüchen aus Marken (Art. 9 I) und aus sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen (Art. 9 II) – zu letzteren zählen Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG - gegen die Benutzung einer eingetragenen Marke umgesetzt, so dass diese Vorschrift richtlinienkonform auszulegen ist. (…). Nach dem Wortlaut des Art. 9 I der RL 2008/95/EG und des Art. 54 I und II GMV kann der Inhaber des älteren Zeichens im Fall der Verwirkung weder die Ungültigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch „sich ihrer Benutzung widersetzen“. Damit sind in erster Linie Unterlassungsansprüche angesprochen. Es entspricht jedoch der einhelligen Ansicht im deutschen Schrifttum, dass darüber hinaus auch etwa auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung gerichtete markenrechtliche Folgeansprüche von der Verwirkung erfasst werden (vgl. nur Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 21 MarkenG Rn.6; BeckOK Markenrecht/Goldmann, § 21 MarkenG Rn. 40; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, § 21 Rn. 32). Nach Auffassung des Senats sollte diese Frage bejaht werden.“
(BGH, Beschluss vom 23.07.2020 – I ZR 56/19)

Markenrechtliche Verwirkungsfristen: Wann beginnt die Frist zu laufen?

Die Verwirkung gemäß §§ 21 I, II, 51 II MarkenG erfordert eine ununterbrochene Nutzung von mindestens fünf Jahren. Die Verwirkung gemäß § 21 IV MarkenG i.V.m. § 242 BGB unterliegt dagegen keiner starren Frist. Die Fünfjahresfrist setzt im Fall des § 21 I MarkenG voraus, dass die jüngere Marke registriert wurde – entscheidend ist der Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens:

„Erstens stellt, da Art. 9 I auf eine „jüngere eingetragene Marke” Bezug nimmt, die Eintragung dieser Marke im betreffenden Mitgliedstaat eine notwendige Voraussetzung dar. Die Frist für die Verwirkung durch Duldung kann also nicht ab dem Zeitpunkt der bloßen Benutzung der jüngeren Marke zu laufen beginnen, selbst wenn deren Inhaber später deren Eintragung veranlasst. (…). Diesen Feststellungen ist hinzuzufügen, dass die Eintragung der älteren Marke im betreffenden Mitgliedstaat keine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die Frist für die Verwirkung durch Duldung zu laufen beginnt. “
(EuGH, Urteil vom 11.09.2011 – C – 482/09)

Erforderlich für den Fristbeginn ist weiterhin die unberechtigte Nutzung. Wurde ein Zeichen zunächst mit Einwilligung des Berechtigten benutzt, beginnt die Frist mit dem Ende der Nutzungsberechtigung (BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 312/02). Die Benutzung über fünf Jahre muss zudem ohne nicht nur geringfüge Unterbrechung erfolgen. Eine etwaige Rechtsnachfolge spielt aber keine Rolle:

„Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das BerGer. davon ausgegangen, dass bei einer Rechtsnachfolge, die – wie im Streitfall – die Fortführung eines Unternehmens durch einen anderen Rechtsträger umfasst, in den Verwirkungszeitraum auch die Zeit einzubeziehen ist, während deren der Rechtsvorgänger des Verletzers die Kennzeichnung benutzt hat, gegen deren Benutzung durch den Verletzer sich der Inhaber des älteren Rechts nunmehr wendet. Damit kommen die für den Rechtsvorgänger aufgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand dem Rechtsnachfolger zu Gute, soweit mit der Rechtsnachfolge keine zeichenrechtlich relevante Veränderung des bis dahin bestehenden Zustands verbunden ist.“
(BGH, Urteil vom 14.02.2008 – I ZR 162/05)

Der Fristbeginn gemäß §§ 21 I, II MarkenG erfordert positive Kenntnis:

„Nach der Vorschrift des § 21 II MarkenG hat der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. Einer Kenntnis steht es gleich, wenn sich der Inhaber des älteren Kennzeichenrechts einer Kenntnisnahme verschließt. Dagegen reicht grob fahrlässige Unkenntnis nicht aus.“
(BGH, Urteil vom 05.11.2015 – I ZR 50/14)

Verwirkungsfristen im Markenrecht: Wann wird eine Benutzung „geduldet“?

Zudem muss die Benutzung geduldet worden sein, damit die Verwirkungsfrist läuft:

„Folglich ist die „Duldung” i.S. von Art. 9 I der Richtlinie 89/104 ein Begriff des Unionsrechts, dessen Sinn und Bedeutung in allen Mitgliedstaaten gleich sein müssen. Es ist daher Sache des Gerichtshofs, ihnen eine autonome und in der Rechtsordnung der Union einheitliche Auslegung zu geben. (…). Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs sind Bedeutung und Tragweite von Begriffen, die das Recht der Union nicht definiert, entsprechend ihrem Sinn nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch und unter Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem sie verwendet werden, und der mit der Regelung, zu der sie gehören, verfolgten Ziele zu bestimmen (…). Sodann ist festzustellen, dass das Verb „dulden” nach dem gängigen Sprachgebrauch mehrere Bedeutungen hat, unter anderem „fortbestehen lassen” oder „nicht verhindern”. Die „Duldung” unterscheidet sich somit von der „Zustimmung” gem. Art. 7 I der Richtlinie 89/104, die auf eine Weise geäußert werden muss, die einen Willen zum Verzicht auf ein Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Wie die Generalanwältin (…) festgestellt hat, verhält sich der Duldende passiv, indem er darauf verzichtet, ihm zur Verfügung stehende Maßnahmen zur Beendigung eines Zustands zu ergreifen, von dem er Kenntnis hat und der nicht zwangsläufig erwünscht ist. Mit anderen Worten setzt der Begriff er „Duldung” voraus, dass der Duldende gegenüber einem Zustand untätig bleibt, dem er sich widersetzen könnte. Der Begriff der Duldung i.S. von Art. 9 I der Richtlinie 89/104 ist somit dahin auszulegen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Inhaber einer älteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet hat, wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis hatte, aber keine Möglichkeit hatte, sich ihr zu widersetzen.“
(EuGH, Urteil vom 22.09.2011- C-482/09)

Eine „Duldung“ kann angenommen werden, wenn nach erfolgloser Abmahnung auf gerichtliche Geltendmachung verzichtet wird:

„Nach Auffassung des Senats wirkt der Berechtigte nach einer erfolglosen vorgerichtlichen Abmahnung der Duldung nur entgegen, wenn er den Anspruch ernsthaft gerichtlich verfolgt und nach einer Abweisung der Klage auch Rechtsmittel einlegt, um einer Duldung zu entgehen. Andernfalls könnte sich der Berechtigte durch alle fünf Jahre erneut vorgenommene Abmahnungen der Verwirkung seiner Ansprüche entziehen.“
(BGH, Beschluss vom 23.07.2020 – I ZR 56/19)

Dem Eintritt der Verwirkung steht es entgegen, wenn die jüngere Marke bösgläubig angemeldet wurde der Inhaber des Rechts bei dessen Erwerb bösgläubig war. Der Rechtsverletzer darf im Ergebnis einer Bewertung der Gesamtumstände nicht unredlich und daher nicht schutzwürdig erscheinen.

Was gilt im Markenrecht bei der Verwirkung gemäß § 242 BGB?

Gemäß § 21 IV MarkenG i.V.m. § 242 BGB kann im Markenrecht neben den speziellen Verwirkungstatbeständen (s.o.) auch eine Verwirkung nach „allgemeinen Grundsätzen“ bestehen (s.o.). Dabei muss der Anspruchsberechtigte im Gegensatz zu §§ 21 I, II MarkenG keine positive Kenntnis von der rechtsverletzenden Handlung haben. Außerdem gilt keine starre Verwirkungsfrist:

„Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 IV MarkenG i.V.m. § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinanderstehen. Eine Kenntnis von der Verletzung ist nicht erforderlich. Den Zeicheninhaber trifft eine Marktbeobachtungspflicht. Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Kennzeicheninhabers von der Verletzung können sich bei der Bestimmung der für eine Verwirkung angemessenen Zeitdauer der Benutzung zu Gunsten des Verletzers auswirken. Die zwischen den einzelnen Voraussetzungen der Verwirkung bestehende Wechselwirkung führt dazu, dass an den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstands umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers in seine Berechtigung ist. Bei der Frage, wann die für das Zeitmoment maßgebliche Frist zu laufen beginnt, ist zwischen Einzel- und Dauerhandlungen zu differenzieren. Wiederholte gleichartige Verletzungshandlungen, die zeitlich unterbrochen auftreten können, lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen daher die für die Beurteilung des Zeitmoments maßgebliche Frist jeweils neu beginnen. Hingegen ist bei Dauerhandlungen – etwa der Nutzung einer Bezeichnung als Name eines Unternehmens oder einer Internet-Domain – auf den Beginn der erstmaligen Benutzung abzustellen.“
(BGH, Urteil vom 05.11.2015 – I ZR 50/14)

Fazit zu Verwirkungsfristen im Markenrecht

Nicht nur die Frage nach dem grundsätzlichen Bestehen eines Anspruchs, sondern auch die Frage nach dessen Durchsetzbarkeit beinhaltet rechtliche Schwierigkeiten. Neben einer möglichen Verjährungseinrede kann auch die Einwendung der Verwirkung in Betracht kommen. Dieser kommt eine gesonderte Bedeutung zu, da sie nicht vom Schuldner erhoben werden, sondern vom Gericht von Amts wegen geprüft werden muss. Es empfiehlt sich daher, im Zweifelsfall den Rat eines auf Markenrecht spezialisierten Fachanwalts einzuholen.